知产案评 | 姚兵兵：从一起玩具著作权纠纷谈约定赔偿适用
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姚兵兵
南京知识产权法庭庭长，二级高级法官。南京师范大学法学院、南京理工大学知识产权学院兼职教授等。
简要案情
东兴公司原是宝高公司的合作伙伴，双方签订《合作生产积木玩具协议》。其中约定若出现侵害宝高公司知识产权的行为，应赔偿500万元。合作协议解除后，东兴公司继续大量生产和销售侵犯涉案著作权的玩具产品。故原告提起诉讼，请求法院判令被告停止侵权、赔偿原告500万元等。
一审法院判决：一、被告停止侵害原告作品著作权的行为；二、被告赔偿原告经济损失及制止侵权合理费用400万元等。
二审判决维持原判。
评析
一、本案损害赔偿额是否可以依双方合作协议中的约定确定
准确认定著作权损害赔偿数额一直是司法实务须面对的难题，司法实践中，法定赔偿适用率高与侵权赔偿数额低成为当前司法保护中主要特征。司法实践中较多适用法定赔偿，主要是基于权利人举证不足的现状而做出的一种无奈选择，既有制度规范在运行中受到广泛诟病，权利人普遍认为所受损害难以获得有效赔偿。损害赔偿是对原告因被告侵权行为所受损失的填补，旨在弥补权利人既受损失。我国《著作权法》第49条规定了损害赔偿“实际损失”“侵权获利”和“法定赔偿”三种计算方式，且有适用上的先后顺序。但由于举证困难前二种赔偿计算方式在司法实务中运用并非常态，而适用法定赔偿则基本成为处理案件的主要确定方式。本案虽最终仍以法定赔偿方式确定被告的损害赔偿责任，但其主要依据是原被告之间原是委托合作关系，订立相关合作协议，并且在协议中对具体权利行使和违约行为进行了明确约定，根据协议的约定，东兴公司如违反协议第五条有关“知识产权保护”的约定，应承担法律责任并赔偿宝高公司500万元。上述约定系双方就知识产权侵权赔偿计算方式进行的事先约定，并不违反法律规定，故在侵权诉讼中可以作为计算侵权赔偿的依据。
二、著作权领域中的约定赔偿如何适用
约定赔偿是权利人与行为人就侵权责任的承担所作出的事先或事后约定。具体是行为人（侵权者）向权利人支付一定金钱或约定损害赔偿的计算方法，这种约定主要是当事人双方为保护合同正常履行，防止违约行为，解决举证困难和提高解决纠纷效率等方面的考虑而达成的约定。事先约定赔偿有别于法定赔偿，约定赔偿不应受法定赔偿额和范围的限制。约定损害赔偿的预定性、约定性表明了它与法定损害赔偿不同。尽管约定损害赔偿范围与实际损害的范围可能不尽一致，但它毕竟也是以违约和损害的发生为前提的，在这一点上它与法定损害赔偿相似。一般来说，损害赔偿的主要形式是法定损害赔偿，而约定损害赔偿是为了弥补法定损害赔偿的不足而产生的，即由于法定损害赔偿常常要求考虑与实际的损害完全一致，而原告证明损害的范围常常发生困难，法院也会遇到计算损害范围上的困难，而约定损害赔偿额就解决了这一难题。约定损害赔偿一般要优先于法定赔偿而生效，这一规则正是合同自由下的意思自治规则的具体反映。但此类事先约定赔偿普遍适用于合同法领域，在著作权损害赔偿领域适用并不多见。事先约定则在现实中一般应具备一定条件而发生的，或者说双方存在有合作关系、竞争关系、劳动关系等有一定的特定联系或关系而产生，是在侵权行为未发生前，双方对将来可能出现的侵权或违约及损害后果并不能充分预知，对可能面临的诉讼成本亦无法准确计算，只是出于一旦发生争议，对受损方减轻举证责任或免于举证，提高诉讼效率而作出对双方有约束力的约定。
事先约定赔偿最具指导意义的典型案例是中山市隆成日用制品有限公司与湖北童霸儿童用品有限公司侵害专利权纠纷案，最高法院判决中对有关违约责任与侵权责任竞合从合同法基础理念角度予以探讨，该案对完善知识产权损害赔偿计算方式、适当减轻权利人举证负担具有指导意义。
三、约定赔偿应注意的问题
本案对事先约定赔偿条款是否应予适用存有一定争议，因为原告与被告之间存在合作生产的基础合同关系，现原告主张被告承担侵权责任，本案是否存在违约责任与侵权责任的竞合问题值得研究。根据本案查明事实，被告行为是在双方合同终止之后所为，其继续使用原告交付的模具生产相关产品并销售，其已失去合法使用依据，权利人主张其承担侵权责任时，则双方原协议的约束力能否延及协议终止之后的行为。在合同领域，目前学说普遍肯定合同解除与违约金的并行关系。
在涉及知识产权许可使用或实施的合同中，合同当事人以“违约金”之名约定赔偿数额，对双方都起到约束并督促履约的交易需求，更多地是为保证和督促在合同约定范围内使用相关知识产权，权利人意图借约定数额给对方施加履行压力，促使使用人或实施者依约行事。其不仅兼具补偿性和惩罚性，更在于保证知识产权使用限定在许可范围内履行，这样的约定条款在功能上更多体现在补偿或担保的“意定类型”。所以在考虑二者关系时，既要考虑到公正、合理的要求，又要考虑到约定赔偿固有的性质和功能。按照私法自治原则，约定的损害赔偿应当优先于法定的损害赔偿。因此，这一赔偿方式具有预防、补偿、惩罚和维护行为自由（施压、保证）等多重损害赔偿的基本功能。
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本期主编|常青
责编|李睿娴
编辑|姬力
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