聚焦《专利法（修正案草案）》 | 滥用专利权条款解析以及修改建议

一、《专利法（修正案草案）》

的新增规定及其立法目的

2019年1月4日，中国人大网公布《中华人民共和国专利法（修正案草案）》。该草案的“说明”在讲到“修改的必要性”时指出：随着形势发展，专利领域出现了一些新情况、新问题：……滥用专利权现象时有发生。为此，草案第二条明确规定了诚实信用原则和禁止权利滥用原则。拟修改的《专利法》第二十条将增加规定：

第二十条 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争。

链接：与现行专利法对照版

事实上，早在2015年7月国家知识产权局报请国务院审议的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》就新增了“防止专利权滥用的原则性规定”：

第十四条 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争。

链接： 《专利法修订草案（送审稿）》修改条文对照表

可以看出，《修正案草案》与《修订草案（送审稿）》之间的最大变化是把诚实信用原则的规定与禁止权利滥用的规定，从并列的两句话变成了前后呼应的一句话。其次，在“不得滥用专利权损害公共利益”之外，同时增加了“不得滥用专利权损害他人合法利益”。因此，基本上没有太多实质性的变化。

虽然《专利法》第四次修改过程中，各界似乎对“滥用专利权”的行为加以规制的呼声一直很高，所以，修订草案送审稿和修正案草案中就一直保留了这个新增的规定，但是，这个规定是否真的能起到制止滥用专利权的作用，违反这个规定的法律责任是什么，这个规定与现行《专利法》以及《反垄断法》等其他法律对滥用专利权的规定如何衔接等，这些基础性的问题似乎并没有明确的解释和答案；其次，这个规定中本身存在的一些问题：如诚实信用原则与禁止权利滥用原则的关系；不诚信地申请专利与滥用专利权之间的关系；滥用专利权与损害公共利益、损害他人合法利益、排除限制竞争等损害后果之间的关系；排除限制竞争与损害公共利益和损害他人合法利益之间关系等问题，也依然需要理清。

本文试对上述问题做一简单的梳理，并提出修改、完善该规定的一点建议。

二、草案的“禁止滥用专利权”条款

对规制专利滥用的作用极其有限

首先，滥用专利权的行为已经在现行不同法律规范中得到了必要的规制。

笔者在《规制知识产权滥用法律制度研究》【知识产权出版社2008年8月第一版】一书中，曾经对世界范围内有关“滥用专利权”的规则做过一些梳理和分析。总的来说，为了防止知识产权的滥用，在各国知识产权制度的建立过程中，同时发展出了诸多规制知识产权滥用的制度，包括但不限于：

（1）大家熟知的反垄断法（美国反托拉斯法、欧共体竞争法）对行使知识产权时排除、限制竞争行为的规制；

（2）起源于英国专利法规制“滥用垄断（abuse of monopoly）”的专利强制许可以及当然许可制度；

（3）专利权人不诚实地以侵权诉讼相威胁或恶意起诉的规制制度

【链接：张伟君单晓光：规制知识产权权利人滥用诉权法律制度比较研究】；

（4）日本在专利侵权诉讼中发展出来的特有的“专利滥用”抗辩制度（其实质是将“专利滥用”扩大解释为“专利权人依据明显无效的专利权来主张权利”，与滥用专利权无关）

【链接：张伟君、单晓光：滥用专利权与滥用专利制度之辨析】

（5）美国知识产权侵权审判中特有的知识产权滥用(IP misuse)抗辩制度（知识产权滥用的构成并不以违反反托拉斯法为前提）等。

【链接：张伟君：知识产权滥用的概念、表现和规制措施】。

就上述林林总总的“滥用专利权”规制制度而言，除了美国特有的专利滥用侵权抗辩制度之外，我国现有的法律制度中其实都已经做出了比较明确的规定，不同的法律之间已经有了较为清晰的分工：

第一，我国《反垄断法》第55条明确规定：“经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”事实上，我国反垄断执法机关和人民法院已经利用反垄断法规则对利用专利许可转让合同中的限制性条款来排除限制竞争的行为、利用专利权人的市场支配地位来排除限制竞争的行为，以及在企业并购（经营者集中）时可能涉及利用专利权来排除限制竞争的问题，都开始进行执法或审判活动。因此，专利权人利用专利权来实施垄断或排除限制竞争的做法，应该由《反垄断法》来进行规制，何为滥用专利权，何为排除限制竞争，也只能依据《反垄断法》来进行分析和判断，《专利法》对此根本难以做出任何回答。

第二，我国《合同法》及其有关立法也规定了技术合同中的限制性条款的无效制度。2001年10月31日国务院通过了新的《技术进出口管理条例》^[1]，其中，第二十九条规定：技术进口合同中，不得含有（下列）限制性条款；我国的《合同法》第三百二十九条以及最高人民法院2001年6月15日发布的《全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》第11条也对于国内技术合同中的“非法垄断技术，妨碍技术进步”的情形做出了规范。

第三，我国现行《专利法》也规定了比较全面的强制许可制度。比如，为了促进专利技术的应用，对于自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的，可以实施专利强制许可（第48条）；在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，可以给予实施专利的强制许可（第49条）；为了公共健康目的，对取得专利权的药品，可以给予制造并将其出口到符合有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可（第50条）；为了促进具有显著经济意义的重大技术进步的改进型专利的实施，可以给予交叉实施专利的强制许可（第51条）等。此外，我国《专利法》还专门对国家利益或者公共利益具有重大意义的国有企业事业单位的发明专利，报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施（第14条）。这些规定，其实都已经充分考虑了限制专利权人行使其权利，以维护公共利益，实现专利制度造福公众的制度宗旨的考量。虽然这些制度在实践中并没有得到有效的利用，但这里面的原因是非常复杂的，这并非简单规定一个“禁止专利权滥用”的条款，就可以解决问题的。

第四，就专利权人依据明显无效的专利权来主张权利而言，我国现行《专利法》也有了一定的应对措施。《专利法》第六十二条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。因此，并不需要借助“专利权滥用”这个概念来解决问题。

第五，就专利权人恶意诉讼行为而言，这是个非常复杂，也需要谨慎应对的问题。2006年国家知识产权局网站公布的《专利法第三次修改建议稿》新增的第A10条第二款对滥用专利诉讼权利曾建议规定：“专利权人明知其获得专利权的技术或者设计属于现有技术或现有设计，恶意指控他人侵犯其专利权并向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理的，被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此给被控侵权人造成的损失。”按照该建议稿的解释，这是“恶意诉讼的反赔制度，其目的是为了防止专利权的滥用。”这是因为司法实践中无法解决因原告滥用专利诉讼权利而损害了被告利益进行损害赔偿的问题，试图在第三次修改专利法时明确增加滥用专利诉讼权的损害赔偿制度。但是，这个规定最终没有被纳入《专利法》。然而，这也并没有影响司法实践中我国人民法院对专利恶意诉讼行为进行审理和裁判，比如， 袁利中案、远东水泥案、许赞有系列案、多棱公司案等【链接：马云鹏：专利恶意诉讼及其司法应对】。

总之，对于各种情形的滥用专利权的行为，我国现有的《反垄断法》、《专利法》、《合同法》以及法院的司法判例等已经基本构建起了一个比较系统的规制体系。在《专利法》中单独规定一个原则性的“禁止滥用专利权”条款，并没有多少实际价值，企图以《专利法》中的这样一个条款去统领不同部门法中的相关规制滥用专利权的规则，更是不切实际。

其次，禁止“滥用专利权排斥限制竞争”的规定，与现有的法律规则相重叠。

第一，与《反垄断法》第55条的规定重复。这一点已经毋庸多言。需要强调的是：对于垄断行为或者说排除限制竞争的行为，只有依据《反垄断法》才能进行分析和裁判，《专利法》对此根本无能为力。因此，把一个依据《专利法》根本无法执行的规则硬塞入《专利法》中，不仅有损于部门法的和谐分工，也有损于法律实施的统一性和严肃性。笔者注意到，这次《专利法（修正案草案）》把现行《专利法》第66-67条规定的行为保全和证据保全的具体规定都删除了，因为这应该是可以根据统一的《民事诉讼法》来实施的，没有必要由《专利法》来重复规定。本着这样的立法精神，笔者以为：《专利法》规定禁止滥用专利权排除限制竞争的条款，也是多此一举。

第二，也与《专利法》第48条的规定存在重叠。根据第四十八条规定，专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。可见，现行《专利法》已经就和《反垄断法》的衔接做出了规定，再多出“滥用专利权排斥限制竞争”的规定，实属累赘。

再者，草案的“禁止滥用专利权”原则既没有可操作性，又没有法律责任的规定。

如前所述，滥用专利权的表现纷繁复杂，规制滥用专利权的法律规则和法律措施也是各不相同，因此，如何判断专利权人行使权利的行为构成权利滥用，因滥用专利权导致的法律责任和法律后果，都需要依据不同的法律规则和法律制度去判断、裁决和执行。因此，草案仅仅规定一句“不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争”，其实根本不具有任何可操作性，而仅仅是一个宣示性的条款，这样的规定，对于规制滥用专利权的行为来说，即便不能说毫无意义，也是中看不中用。

所以，如果《专利法》如此修改的目的真的是为了规范一些滥用专利权的行为，就应该在如何完善具体的规制专利权人滥用权利的制度上下功夫——比如，如何进一步完善专利强制许可制度【链接：张伟君：论对未实施或未充分实施专利的强制许可制度的完善】，是否需要进一步规定“强制背书当然许可制度”【链接：张伟君：仅出于自愿的开放许可会带来促进技术转化的效果吗？】等等，而没必要热衷于规定这种“花样美男式”的条款。

最后，需要警惕禁止“滥用专利权原则”被滥用

既然草案这个规定的实际意义有限，那么，《专利法》修订过程中隆重推出这样一个禁止滥用专利权的条款，究竟用意何在呢？有作者担心：【专利法草案第二十条：悬在专利权人头顶的达摩克里斯之剑】因为“这一原则性条款可解释空间实在太大，可能让相当一部专利申请活动变得非法，让相当一部分专利无法行权。第二十条就如同一把悬在专利权人头上的达摩克利斯之剑，一不小心就能砸下来，专利申请和专利行权活动反而多了一层风险”。

笔者倒还没有这样过度的担心，因为毕竟各种滥用专利权行为是需要依据其他具体的法律规则来判定的。但是，我们确实需要警惕：一旦有了这样原则性的“兜底”条款，无论是专利行政执法部门，还是法院，将来在处理或审理有关纠纷时（特别是那些涉嫌恶意起诉专利侵权的纠纷），会产生某种适用这个条款的冲动，会不自觉地把一些界限模糊的行为随意地划入“滥用专利权”的范畴。

三、诚实信用原则与禁止权利滥用原则的关系

拟增加的专利法第二十条，其实包含了两个原则性条款：前半句是诚实信用原则，后半句是禁止权利滥用原则。那么，这是两个各自独立适用的原则呢，还是前后有关联的呢？

从《修正案草案》与《修订草案（送审稿）》之间的最大变化是把诚实信用原则的规定与禁止权利滥用的规定，从并列的两句话变成了前后呼应的一句话来看，法律起草者想法似乎发生了变化：诚实信用原则与禁止权利滥用原则，并非各自独立，而是有关联的。笔者以为，这个想法也是合乎法理和逻辑的。

1999年出版的《布莱克法律词典》第7版首次对民法中的“权利滥用原则（ABUSE-OF-RIGHTS DOCTRINE）”进行了解释^[2]：“该原则是指一人应对其因行使权利而带来的损害承担责任，如果

（1）行使该权利的目的或者原始动机是为了导致这种损害；或者

（2）行使该权利不存在一个需要法律保护的重大的合法利益；或者

（3）该权利的行使违背道德准则、诚实信用或基本公正；或者

（4）非以授予该权利的目的而行使该权利。^[3]”

显然，违背诚实信用而行使权利起码也是滥用权利的一个表现。

德国1900年施行的《民法典》并没有禁止权利滥用的明文规定。但20世纪德国的经验清楚地表明：关于禁止权利滥用的案例，首先是通过解释《民法典》第826条^[4]，把违背善良风俗的民事责任和该原则联系起来；然后是通过对《民法典》第242条^[5]规定的诚实信用原则的解释，建立了禁止权利滥用的法律基础。^[6]中国有学者甚至更绝对地认为，“在德国法中，禁止权利滥用制度其实是依《民法典》第242条为基础由德国法院创造出来的新制度，”^[7]“权利滥用行为就是一种违背诚实信用原则而使用权利的行为”。^[8]

瑞士首次将禁止权利滥用明确规定在1912年施行的《民法典》中，而且和诚实信用原则一起规定在法典的第2条，即：“（一）任何人都必须诚实、信用地行使其权利并履行其义务。（二）明显地滥用权利，不受法律保护。”^[9]笔者理解，从瑞士《民法典》第2条的语言逻辑来看，构成权利滥用的“客观要件”就是行使权利的行为是否违背诚实信用原则，而这几乎就是德国法院判例中的解释。

可以看出，《专利法（修正案草案）》新增的“行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争”的规定，非常类似于《瑞士民法典》第2条的规定。因此，所谓“滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争”的行为，很大程度上就是“不遵循”或者说违背诚实信用原则的行为。

四、滥用专利权与损害后果

之间的逻辑关系混乱

拟增加的专利法第二十条后半句：“不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争”，看似只有一句话，其实又包含两个层面的意思：（1）存在一个滥用专利权的行为；（2）这个滥用专利权的行为需要导致这样的损害后果：损害公共利益和他人合法权益，或者排除、限制竞争。

笔者猜测，这句话很可能是模仿了《反垄断法》第55条的规定：经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。

然而，《反垄断法》第55条的这个规定存在着逻辑错误！笔者曾经在【链接：滥用知识产权：违反反垄断法的前提还是结果？】一文中分析过这个问题。事实上，各国《反垄断法》或者竞争法适用于滥用知识产权行为的前提要件仅仅是知识产权的“行使”构成了对市场竞争的排除或限制，而并不需要认定事先存在某个滥用知识产权的行为。所谓的滥用知识产权行为就是行使知识产权而排除、限制竞争的行为。正因为行使知识产权的行为排除、限制了竞争才构成知识产权的滥用并违反了《反垄断法》。滥用知识产权是违反《反垄断法》的结果，而不是违反《反垄断法》的前提。所以，禁止专利权的滥用，并不需要证明首先存在一个滥用专利权的行为，其次再证明这个滥用行为造成了损害他人利益和公共利益（包括排除限制竞争）的后果，而只需要证明一个行使专利权的行为（比如许可行为，或者，拒绝许可行为）造成了损害他人利益和公共利益（包括排除限制竞争）的后果。

事实上，现行《专利法》第48条（强制许可）的规定中，有关这个问题的表述是更为合乎逻辑和严谨的。根据第四十八条规定，专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。——这里，所谓行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，就是指行使专利权的行为造成了排除限制竞争（即垄断）的后果。而拟增加的专利法第二十条后半句，显然与现行法第48条的表述存在明显的差异，其实是对《反垄断法》意义上的“滥用专利权”含义的理解完全不同。如果在同一部《专利法》中，对同一个行为（违反反垄断法的垄断行为）出现两种完全不同的表述，合理吗？

更为糟糕的是，拟增加的专利法第二十条后半句，就滥用专利权行为所设定的损害后果既包括“损害公共利益和他人合法权益”，又平行地包括“排除、限制竞争”，这使得其内在的逻辑更为混乱。 毫无疑问，专利权人若实施了“排除、限制竞争”的行为，既可能对市场竞争对手造成损害，也可能对消费者或公众造成损害，试问：这难道不就是“损害他人合法利益”和“损害公共利益”吗？因此，拟增加的专利法第二十条后半句，把“损害公共利益和他人合法权益”与“排除、限制竞争”并列地规定为“滥用专利权”的损害后果，难道是合乎逻辑的么？

五、应区分非诚信地申请专利与滥用专利权

拟增加的专利法第二十条除了对“行使专利权”的行为提出了“遵循诚实信用原则”的要求，而且，也对“申请专利”的行为提出了“遵循诚实信用原则”的要求。笔者以为，如果说拟增加的专利法第二十条具有实际价值的话，要求“申请专利应当遵循诚实信用原则”就是最具有实际价值的地方！

确实，在专利申请实践中，尤其在当下我国特定的专利申请政策鼓舞下，存在很多不正常的专利申请，甚至是以不诚信或欺诈的方式申请获得专利授权。对于这样的专利申请，专利法应该坚决说不！虽然我国现行《专利法》第五条“对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权”，但是，原则上，这只是对受保护的客体（发明创造）所做出的限制，而并非约束那些非诚信的申请行为本身。所以，确实需要《专利法》规定一项原则性的条款来约束那些非诚信的专利申请行为。

事实上，在美国法中，就存在规制“欺诈取得（fraudulent procurement）专利”的规定。美国《联邦法规汇编CFR》第37卷第1.56条（通常称为“56条规则（rule of 56）”）规定了在申请专利过程中申请人“公开与可专利性有关的实质信息的义务（Duty to disclose information material to patentability）”，即所谓的“坦白与诚信义务（duty of candor and good faith）”。^[10]违反上述公开义务，轻者属于“不公正行为（inequitable conduct）”，重者就构成“欺诈（fraud）”。^[11]根据上述第1.56条规定：“如果欺诈（fraud）（专利商标）局或企图欺诈，或者因非诚信的或故意的不当行为（bad faith or intentional misconduct）而违背了公开义务，就不能对提交的申请授予专利权。”这种不公正的行为还可能导致：（1）专利的无效或不能执行（作为专利侵权的抗辩）；（2）政府提起取消专利的诉讼；（3）承担专利侵权案件的律师费用；或者（4）承担反托拉斯法、联邦贸易委员会法或证券法的责任。^[12]

但是，欺诈取得专利并非专利滥用！因为专利滥用的行为是发生在权利授予之后，而欺诈行为是发生在权利授予之前；专利滥用行为并不会导致权利失效，而欺诈将使该权利无效。所以，我们不能简单地将不诚信地申请专利与滥用专利权混为一谈。

然而，我国拟增加的专利法第二十条恰恰把制止“非诚信地申请专利”与制止“非诚信地行使专利”捆绑在一起加以规定了，更糟糕的是，还将前半句“申请专利应遵循诚信原则”与后半句“不得滥用专利权”联系在一起了。但是，非诚信地申请专利，怎么可能是滥用专利权呢！这就显得滑稽了！

六、建议

根据以上对我国拟增加的专利法第二十条的分析，笔者以为：

首先，《专利法》增加规定“申请专利应当遵循诚实信用原则”是有必要的，但可以与现行《专利法》第五条结合起来，作为第五条的第一款。这样规定，一方面更合乎法条的内在逻辑，将申请专利、授予专利权所应遵循的基本原则统一规定在第五条中；另一方面，对于违反诚信申请专利的行为，也可以依据现行《专利法实施细则》的规定，将所有违反第五条规定的行为都纳入“驳回专利申请”或者“宣告专利无效”的范围。这样“申请专利不遵循诚实信用原则”，就有了实际的法律效果，而并不是一句空头白话了。

因此建议如下：

第五条 申请专利应当遵循诚实信用原则。

对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

其次，虽然《专利法》增加规定“行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权”是没有必要的，但如果一定要增加这个规定，也应该加以进一步修改完善。

笔者认为：

一、不得滥用专利权的规定，是对专利权人行使权利的一个总的约束，因此，这个条款宜规定在现行《专利法》第十三条后面，作为第十四条（即按照2015年的修订草案“送审稿”的做法）。

二、关于“禁止滥用专利权原则”的表述，要么简单表述为“不得滥用专用权”——将滥用专利权的含义留给具体的法律制度或规范去界定；要么修改为“不得利用专利权损害公共利益和他人合法权益”——但不应该再加上“排除限制竞争”这个仅仅属于《反垄断法》范畴的损害后果。

三、无需就“排除限制他人竞争”做出规定，避免与《反垄断法》的规定重复。如果一定要规定，也应该明确其适用《反垄断法》

因此建议如下：

第十四条 专利权人行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得利用专利权损害公共利益和他人合法权益【或者：不得滥用专利权】。

专利权人利用专利权排除、限制竞争的，适用《反垄断法》。